協辦(bàn)律師：中(zhōng)銀總所王森參律師

第27315559号周遊記商(shāng)标

巨室公(gōng)司于2021年1月14日對訴争商(shāng)标向國(guó)家知識産(chǎn)權局（以下簡稱“國(guó)知局”）提出無效宣告請求，主要理(lǐ)由為(wèi)訴争商(shāng)标違反商(shāng)标法第十九條第四款之規定。經過審查，國(guó)知局于2021年12月13日作(zuò)出商(shāng)評字[2021]第346938号關于第27315559号“周遊記JOUYOUR及圖”商(shāng)标無效宣告請求裁定書（以下簡稱“被訴裁定”），認為(wèi)可(kě)合理(lǐ)推論溫州周遊記公(gōng)司與其商(shāng)标代理(lǐ)機構中(zhōng)知公(gōng)司存在合謀串通行為(wèi)，其申請注冊訴争商(shāng)标的行為(wèi)可(kě)視為(wèi)商(shāng)标代理(lǐ)機構的行為(wèi)，故訴争商(shāng)标的注冊違反2013年商(shāng)标法第十九條第四款之規定，裁定訴争商(shāng)标予以無效宣告。

溫州周遊記公(gōng)司不服被訴裁定，提起行政訴訟。巨室公(gōng)司委托北京中(zhōng)銀律師事務(wù)所陳榕金律師應訴。一審法院經審理(lǐ)，判決駁回溫州周遊記公(gōng)司的訴訟請求。溫州周遊記公(gōng)司不服一審判決，向北京市高級人民(mín)法院提起上訴，巨室公(gōng)司繼續委托陳榕金律師代理(lǐ)其作(zuò)為(wèi)第三人應訴，經過審理(lǐ)，二審法院認為(wèi)原審判決認定事實清楚，适用(yòng)法律正确，程序合法，應予維持，判決駁回上訴，維持原判。

《商(shāng)标審查審理(lǐ)指南》對“特定關系”列舉為(wèi)“合同、業務(wù)往來關系及其他(tā)關系”，其中(zhōng)“常見的合同、業務(wù)往來關系”包括：1、買賣關系；2、委托加工(gōng)關系；3、加盟關系（商(shāng)标使用(yòng)許可(kě)）；4、投資關系；5、贊助、聯合舉辦(bàn)活動；6、業務(wù)考察、磋商(shāng)關系；7、廣告代理(lǐ)關系；8、其他(tā)商(shāng)業往來關系。而其中(zhōng)的“常見的其他(tā)關系”的包括：1、親屬關系；2、隸屬關系（例如除商(shāng)标法第十五條第一款規定的代表人以外的其他(tā)普通員工(gōng)）；3、商(shāng)标申請人與在先使用(yòng)人營業地址鄰近。

《最高人民(mín)法院關于審理(lǐ)商(shāng)标授權确權行政案件若幹問題的規定》第十六條規定：以下情形可(kě)以認定為(wèi)商(shāng)标法第十五條第二款中(zhōng)規定的“其他(tā)關系”：

（一）商(shāng)标申請人與在先使用(yòng)人之間具(jù)有(yǒu)親屬關系；

（二）商(shāng)标申請人與在先使用(yòng)人之間具(jù)有(yǒu)勞動關系；

（三）商(shāng)标申請人與在先使用(yòng)人營業地址鄰近；

（四）商(shāng)标申請人與在先使用(yòng)人曾就達成代理(lǐ)、代表關系進行過磋商(shāng)，但未形成代理(lǐ)、代表關系；

（五）商(shāng)标申請人與在先使用(yòng)人曾就達成合同、業務(wù)往來關系進行過磋商(shāng)，但未達成合同、業務(wù)往來關系。

相比較，不難發現，《商(shāng)标審查審理(lǐ)指南》對“特定關系”的規定及最高人民(mín)法院在《關于審理(lǐ)商(shāng)标授權确權行政案件若幹問題的規定》第十六條對“其他(tā)關系”的規定，對于商(shāng)标法第十九條第四款适用(yòng)時，提供了更為(wèi)廣闊的思路。在前述基礎上，為(wèi)規範商(shāng)标代理(lǐ)市場行為(wèi)，《商(shāng)标代理(lǐ)監督管理(lǐ)規定》第十條第二款規定：“商(shāng)标代理(lǐ)機構不得以其法定代表人、股東、合夥人、實際控制人、高級管理(lǐ)人員、員工(gōng)等的名(míng)義變相申請注冊或者受讓其代理(lǐ)服務(wù)以外的其他(tā)商(shāng)标，也不得通過另行設立市場主體(tǐ)或者通過與其存在關聯關系的市場主體(tǐ)等其他(tā)方式變相從事上述行為(wèi)”。

根據上述規定，特定關系主體(tǐ)的範圍包括了：1、具(jù)有(yǒu)投資關系的自然人或其他(tā)主體(tǐ)，2、具(jù)有(yǒu)勞動關系的自然人，3、具(jù)有(yǒu)親屬關系的自然人，4、常見的合同、業務(wù)往來關系的主體(tǐ)等。

而這些特定關系主體(tǐ)的認定，是否具(jù)有(yǒu)投資關系，可(kě)以通過查閱國(guó)家企業信用(yòng)信息公(gōng)示系統、天眼查、企查查等工(gōng)具(jù)，得出初步的關系，然後再到市場監督管理(lǐ)行政部門查閱企業注冊的檔案資料，從而明确是否具(jù)有(yǒu)投資關系，畫出相關的投資關系圖，一目了然；是否具(jù)有(yǒu)勞動關系，可(kě)以調查五險一金繳納情況等來認定。

具(jù)體(tǐ)到本案中(zhōng)，通過查閱國(guó)家企業信用(yòng)信息公(gōng)示系統、天眼查等，理(lǐ)出時間軸投資關系圖。中(zhōng)知公(gōng)司是商(shāng)标代理(lǐ)機構，成立于2013年1月11日，周某是原始股東并自2014年11月20日起為(wèi)100%持股且擔任法定代表人。溫州周遊記公(gōng)司成立于2015年7月2日，周某自2015年7月2日至2019年4月18日期間持有(yǒu)90%的股權并擔任法定代表人或監事職務(wù)，鄭某自2017年12月8日起成為(wèi)股東至今并自2015年7月2日至2019年4月18日期間擔任法定代表人。可(kě)以看出溫州周遊記公(gōng)司與中(zhōng)知公(gōng)司的股權結構、實際控制人、高管人員等存在交叉或相同情形，并且控股股東、實際控制人均為(wèi)周某，證實溫州周遊記公(gōng)司與中(zhōng)知公(gōng)司存在特定關系。

二、商(shāng)标代理(lǐ)機構通過與其存在特定關系的主體(tǐ)申請商(shāng)标，是否應受商(shāng)标法第十九條第四款規定的約束？

2013年《商(shāng)标法》增加了第十九條第四款關于“商(shāng)标代理(lǐ)機構除對其代理(lǐ)服務(wù)申請商(shāng)标注冊外，不得申請注冊其他(tā)商(shāng)标”的規定，開始對商(shāng)标代理(lǐ)機構申請商(shāng)标實施限制。2019年《商(shāng)标法》延續了該規定。由于我國(guó)經濟的快速發展，商(shāng)标注冊申請量得到迅猛提升，商(shāng)标代理(lǐ)機構數量急劇增加，相關監管規定跟不上日新(xīn)月異變化的步伐，出現了部分(fēn)商(shāng)标代理(lǐ)機構從事惡意搶注、囤積商(shāng)标、維權等破壞商(shāng)标代理(lǐ)秩序的違反誠實信用(yòng)的變相行為(wèi)。為(wèi)此，國(guó)家市場監督管理(lǐ)總局于2022年10月27日頒布了《商(shāng)标代理(lǐ)監督管理(lǐ)規定》，第十條第二款規定：“商(shāng)标代理(lǐ)機構不得以其法定代表人、股東、合夥人、實際控制人、高級管理(lǐ)人員、員工(gōng)等的名(míng)義變相申請注冊或者受讓其代理(lǐ)服務(wù)以外的其他(tā)商(shāng)标，也不得通過另行設立市場主體(tǐ)或者通過與其存在關聯關系的市場主體(tǐ)等其他(tā)方式變相從事上述行為(wèi)”，第三十條第（三）項規定：“違反本規定第十條第二款規定的”屬于商(shāng)标法第十九條第四款規定的行為(wèi)。國(guó)家知識産(chǎn)權局2023年1月13日發布的《中(zhōng)華人民(mín)共和國(guó)商(shāng)标法修訂草(cǎo)案（征求意見稿）》對2019年《商(shāng)标法》第十九條第四款作(zuò)為(wèi)獨立一條即第二十六條，并增加了“也不得以其他(tā)方式變相從事上述行為(wèi)”的内容。

單從商(shāng)标法第十九條第四款規定的字面上來看，其約束的是商(shāng)标代理(lǐ)機構，不涉及其他(tā)主體(tǐ)。但，該規定的目的是在規範商(shāng)标代理(lǐ)市場的行業秩序，防止商(shāng)标代理(lǐ)機構利用(yòng)熟悉商(shāng)标業務(wù)、法律法規等方面的便利條件和優勢，惡意搶注他(tā)人商(shāng)标牟利，擾亂商(shāng)标注冊秩序的行為(wèi)。無論商(shāng)标代理(lǐ)機構出于任何目的在代理(lǐ)服務(wù)之外的其他(tā)商(shāng)品或服務(wù)上申請注冊商(shāng)标，均為(wèi)該條款規定所禁止。從立法本意出發，該條款的“商(shāng)标代理(lǐ)機構”并非僅限于登記的營業範圍包括“商(shāng)标代理(lǐ)”或在國(guó)知局備案的，也包括實際從事商(shāng)标代理(lǐ)業務(wù)或假借他(tā)人名(míng)義開展商(shāng)标代理(lǐ)業務(wù)的單位或個人。因此，商(shāng)标代理(lǐ)機構以其法定代表人、股東、合夥人、實際控制人、高級管理(lǐ)人員、員工(gōng)等的名(míng)義變相申請注冊或者受讓其代理(lǐ)服務(wù)以外的其他(tā)商(shāng)标，或者通過另行設立市場主體(tǐ)或者通過與其存在關聯關系的市場主體(tǐ)等其他(tā)方式變相從事上述行為(wèi)的，應認定為(wèi)屬于商(shāng)标法第十九條第四款規定的行為(wèi)。

因此，商(shāng)标代理(lǐ)機構通過與其存在特定關系的主體(tǐ)申請商(shāng)标，為(wèi)商(shāng)标法第十九條第四款規定所禁止。本案中(zhōng)，訴争商(shāng)标申請注冊時，溫州周遊記公(gōng)司與商(shāng)标代理(lǐ)機構中(zhōng)知公(gōng)司存在特定關系，可(kě)以适用(yòng)商(shāng)标法第十九條第四款規定來審查。

三、如何運用(yòng)相關證據材料來證明商(shāng)标代理(lǐ)機構是否通過與其存在關聯關系的市場主體(tǐ)進行變相申請注冊或受讓其代理(lǐ)服務(wù)以外的其他(tā)商(shāng)标？

關于關聯關系，在本文(wén)的第一點已作(zuò)評析，在此不再贅述。關于變相行為(wèi)的認定，筆(bǐ)者認為(wèi)主要是考察違反誠實信用(yòng)原則、惡意申請、惡意囤積等擾亂商(shāng)标注冊秩序的問題，通過以下方面相關證據材料的收集來證明：

（一）大量申請注冊或受讓注冊商(shāng)标的情況。

商(shāng)标的申請注冊是以使用(yòng)為(wèi)原則的，大量不以使用(yòng)為(wèi)目的的申請注冊或受讓注冊商(shāng)标，如果不能(néng)夠舉證證明商(shāng)标符合經營需要的實際使用(yòng)情況，或者對其作(zuò)出合理(lǐ)解釋，其行為(wèi)難謂正當。本案中(zhōng)，通過查詢中(zhōng)國(guó)商(shāng)标網，列出溫州周遊記公(gōng)司申請注冊或受讓注冊了200餘件商(shāng)标，作(zuò)為(wèi)小(xiǎo)微企業，明顯不符合其經營需求。并且，能(néng)夠看出，除了 1件商(shāng)标之外，均由中(zhōng)知公(gōng)司代理(lǐ)商(shāng)标申請注冊。此外，通過查詢中(zhōng)知公(gōng)司代理(lǐ)商(shāng)标注冊情況，中(zhōng)知公(gōng)司的客戶基本上就溫州周遊記公(gōng)司一個。此種情況，與日常生活邏輯不符，也不符合常情常理(lǐ)。

（二）損害他(tā)人在先權利的情況。

損害他(tā)人在先權利，包括姓名(míng)權、企業名(míng)稱權等權利。本案中(zhōng)，溫州周遊記公(gōng)司申請注冊美國(guó)領導人名(míng)字“拜登”為(wèi)商(shāng)标。拜登在2009-2017年任美國(guó)副總統，2021年任美國(guó)總統，早在2009年前即已被社會大衆所熟知，但溫州周遊記公(gōng)司未進行規避仍予以申請注冊為(wèi)商(shāng)标。

（三）搶注商(shāng)标的情況。

搶注他(tā)人未注冊的商(shāng)标。合肥電(diàn)視台于2010年開播了旅行類節目“周遊記”，一直持續至今仍制作(zuò)并通過電(diàn)視台、網絡向相關公(gōng)衆提供該節目。這些材料可(kě)以在合肥電(diàn)視台官網、百度百科(kē)、相關視頻網站等上找到，進行截圖、下載視頻等方式取證。在溫州周遊記公(gōng)司申請注冊訴争商(shāng)标前，合肥電(diàn)視台在旅行類節目使用(yòng)的“周遊記”标識早已具(jù)有(yǒu)一定影響，溫州周遊記公(gōng)司對此不可(kě)能(néng)不知情。

（四）攀附商(shāng)标的情況。

品牌知名(míng)度的取得，是需要投入大量的心血。攀附品牌商(shāng)标，是典型的“搭便車(chē)”行為(wèi)，是不勞而獲的不正當競争。溫州周遊記公(gōng)司申請号17871923商(shāng)标存在攀附施華洛世奇股份公(gōng)司商(shāng)标；溫州周遊記公(gōng)司于2017年08月24日申請的商(shāng)标，該商(shāng)标是由中(zhōng)文(wén)商(shāng)标“卡瑪依諾”和英文(wén)“Kamaeros.eno”兩部分(fēn)組成，其中(zhōng)中(zhōng)文(wén)“卡瑪”和英文(wén)“Kama”是“北京卡瑪原創服裝(zhuāng)服飾有(yǒu)限公(gōng)司”經營多(duō)年的商(shāng)标品牌，該公(gōng)司及品牌在服裝(zhuāng)行業具(jù)有(yǒu)極高的知名(míng)度和影響力。

溫州周遊記公(gōng)司申請号17871923商(shāng)标

施華洛世奇股份公(gōng)司商(shāng)标

溫州周遊記公(gōng)司于2017年08月24日申請的商(shāng)标

（五）商(shāng)标囤積的情況。

商(shāng)标申請注冊人不是基于正常生産(chǎn)經營活動需要大量申請注冊商(shāng)标，而是通過取得注冊後對外兜售、啓動維權訴訟等手段牟利。查詢中(zhōng)細軟集團商(shāng)标超市網（http://www.gbicom.cn），可(kě)見溫州周遊記公(gōng)司在該網上售賣商(shāng)标22件。查詢中(zhōng)國(guó)裁判文(wén)書網，在2019年、2020年共有(yǒu)7個侵害商(shāng)标權糾紛的訴訟案件，且有(yǒu)案件主張的賠償金額高達500萬元，試圖謀取高利。

（六）投資知識産(chǎn)權代理(lǐ)公(gōng)司的情況。

主要是說明實控人或投資人熟悉商(shāng)标的法律法規，為(wèi)了規避法律，借用(yòng)其他(tā)方式申請注冊或受讓注冊商(shāng)标的可(kě)能(néng)。周某除投資中(zhōng)知公(gōng)司外，還投資其他(tā)知識産(chǎn)權代理(lǐ)公(gōng)司。溫州蹊徑科(kē)技(jì )有(yǒu)限公(gōng)司的原經營範圍包括“知識産(chǎn)權代理(lǐ)”，成立于2017年5月26日，周某自2017年5月26日至2017年12月19日期間是公(gōng)司原始股東并擔任監事職務(wù)，鄭某是原始股東并自2017年12月19日起為(wèi)100%持股且擔任法定代表人。溫州赢享貿易有(yǒu)限公(gōng)司的原經營範圍包括“商(shāng)标代理(lǐ)服務(wù)”，成立于2015年7月7日，周某自2015年7月7日至2016年1月13日期間持有(yǒu)90%股權并擔任法定代表人。

（七）申請相同商(shāng)标标識的情況。

一般而言，商(shāng)标申請人與商(shāng)标代理(lǐ)機構不會申請相同标識的商(shāng)标，如有(yǒu)存在此情況，難謂巧合。商(shāng)标代理(lǐ)機構可(kě)能(néng)存在抄襲，或者商(shāng)标申請人與商(shāng)标代理(lǐ)機構的實控人、投資人存在重合，或者雙方存在串通合謀等。溫州周遊記公(gōng)司與中(zhōng)知公(gōng)司還申請商(shāng)标标識相同的“周知”商(shāng)标，商(shāng)标設計完全相同，申請時間相近，此種情況難謂巧合。

周知商(shāng)标

（八）未進行商(shāng)标法意義上的商(shāng)标使用(yòng)情況。

商(shāng)标使用(yòng)情況的舉證責任在于商(shāng)标注冊人。如其不能(néng)提供證據證明進行了商(shāng)标法意義上的使用(yòng)或具(jù)有(yǒu)真實的使用(yòng)意圖，除其有(yǒu)特殊的法定情形外，則存在不以使用(yòng)為(wèi)目的的商(shāng)标注冊，違背了商(shāng)标注冊的原則。溫州周遊記公(gōng)司雖然也提供了大量證據，但所提供的證據無法證明其進行了使用(yòng)，并且在另案中(zhōng)，訴争商(shāng)标也因連續三年不使用(yòng)在全部服務(wù)上被撤銷注冊。

2、律師代理(lǐ)該類案件，對于商(shāng)标代理(lǐ)機構假借特定關系主體(tǐ)的名(míng)義申請注冊或受讓注冊商(shāng)标的行為(wèi)，需要圍繞違背誠實信用(yòng)原則、惡意申請、惡意囤積等核心要點，借助互聯網搜集、整理(lǐ)，分(fēn)門别類，重新(xīn)梳理(lǐ)、組織證據目錄，條理(lǐ)展示相關證據材料，并且标出材料中(zhōng)能(néng)夠直接說明問題的地方，并注明證據材料是原評審階段提交的還是訴訟階段新(xīn)提交的，以對評審階段的證明目的進行補強，形成足夠的在案證據，以獲得法院的認定與支持。對于多(duō)個證據材料綜合反映的事實，為(wèi)了便于直觀理(lǐ)解，建議進行可(kě)視化處理(lǐ)，比如坐(zuò)标關系圖，以關鍵時間點為(wèi)水平方向的軸，垂直方向列出事件的起終區(qū)域，從而看出相關事件的交叉處及内在的聯系或存在的相關問題。借助圖表，可(kě)以輕松看出其中(zhōng)的關系，比語言表達更加直接并易于被理(lǐ)解、接受。

3、目前商(shāng)标法沒有(yǒu)對商(shāng)标代理(lǐ)機構假借特定關系主體(tǐ)的名(míng)義申請注冊或受讓注冊商(shāng)标的行為(wèi)直接作(zuò)出具(jù)體(tǐ)的規定，為(wèi)進一步規制該行為(wèi)，維護良好的商(shāng)标管理(lǐ)秩序，促進公(gōng)平競争的市場經濟秩序，建議今後商(shāng)标法的修正能(néng)夠增加相關規定，直接規定禁止該行為(wèi)，并規定違反的法律後果，讓商(shāng)标代理(lǐ)機構沒有(yǒu)規避法律的空間。